善用完全继续申请或部分继续申请

善用完全继续申请或部分继续申请

笔者在4月份的日志中，曾经介绍了名称为“防滑灯”的美国专利申请的答辩过程。在该案例中，仅通过一次答辩，该申请就获得了授权，从申请到授权历时22个月。而实际上，这属于非常顺利的情况。因为根据统计，美国专利从申请到授权的平均时间是29个月。而且，对于那些提交申请时准备不充分的文件，常常收到不止一次的审查意见，历经的时间也比较长。

笔者接触过的一些较失败的案例有：
案例1：申请人自己准备申请文件。由于申请人的专业水平和英语水平都很有限，结果通篇文理不通，词不达意。审查员在审查意见中对申请文件的语句进行了严厉的批评，没有涉及发明的技术内容。
案例2：经过二次甚至三次修改和答辩，专利局审查员仍然不批准任何一项权利要求。
案例3：特别令人气愤的是，有时专利局审查员在第一次审查意见中批准了某几项权利要求，而在第二次或第三次审查意见中，依据新发现的，有时甚至是原先提出过的对比文件，又撤回了批准这些权利要求的决定。

在这些情况下，笔者建议申请人不要一条路走到黑，可以考虑中止原先的申请程序，进而以母案申请为依据，提出一件完全继续申请或部分继续申请。

其法律依据如下：
35 U.S.C. 120 Benefit of earlier filing date in the United States.
An application for patent for an invention disclosed in the manner provided by the first paragraph of section 112 of this title in an application previously filed in the United States, or as provided by section 363 of this title, which is filed by an inventor or inventors named in the previously filed application shall have the same effect, as to such invention, as though filed on the date of the prior application, if filed before the patenting or abandonment of or termination of proceedings on the first application or on an application similarly entitled to the benefit of the filing date of the first application and if it contains or is amended to contain a specific reference to the earlier filed application. 第120条 美国在先申请日的利益
一项发明专利申请，如果该发明已经在同一发明人前次向美国提出的申请中按照本法第112条第1段所规定的方式作过披露，或按照本法第363条的规定提出过在先的申请，只要在后的那次申请是于在先申请或同样有权享受在先申请日期利益的申请授予专利证书之前提出，或者在放弃在先申请程序终止或放弃之前提出，或者在申请的办理程序终止之前提出，而且只要在后的那次申请中明确提及或者以后补充明确提及在先提出的申请，在后的那次申请对于该项发明就具有于在先申请日提出申请相同的效力。

这意味着申请人在符合法定条件下将母案申请中不能获得授权的内容重新整理，可以再提出继续申请并且仍享有原申请的申请日。 继续申请共有三种类型，完全继续申请（Continuation Application）、部分继续申请（Continuation-in-part Application）和分案申请。

分案申请的概念和程序与中国专利申请程序中相似，在此不做进一步的讨论。完全继续申请和部分继续申请与中国专利申请程序中主张国内优先权和部分国内优先权有些类似，但在时间要求上要宽松得多，只要是母案申请处于审查阶段，尚未结案都可以提出。此外，在主张中国国内优先权后，原先的国内专利将被视为放弃，而提出完全继续申请或部分继续申请后，美国专利申请的母案并不自动被放弃。
完全继续申请中所揭示的内容必须与原始申请中相同；而部分继续申请可以增加原始申请中没有揭示的新内容，但只有在原始申请中已经得到叙述的内容，才可以享受原始申请的申请日。
针对上面提出的失败案例，笔者的处理方法是：
案例1：
由于需要对申请文件的文字和语句进行大的修改，难免会出现原先没有的单词或语句，如果直接针对审查意见答辩，会因为超出原始申请的内容而被驳回。因此，由代理机构重新翻译和整理申请文件，依据母案申请提出部分继续申请。结果该申请被授权。
案例2和3：
如果继续答辩，由于审查员不变，而且申请人已提交过类似的答辩意见，一般审查员会维持原来的决定，费时费钱，而且胜算渺茫。因此，根据对比文件，请发明人补充了该产品的具有区别点和专利性的技术特征，依据母申请提出部分继续申请。

进一步地，在美国专利申请程序中，有些企业主动运用完全继续申请或部分继续申请的规则，使其专利更具有威力。例如，与中国发明专利申请的程序不同，由于美国专利申请在符合某些要求的情况下是不需要在授权前公开的，有些企业利用完全继续申请或部分继续申请的规则，有意识地让其美国专利申请长期维持在待审状态，象一颗潜伏在水底的定时炸弹。直到对手推出相关的新产品，才及时促使专利申请被授权并浮出水面，并且在授权前，还可以对权利要求进行针对性的修改，以便有效地将对手的产品覆盖在内，从而给对手以迅雷不及掩耳的致命打击。
由于这种状况给专利局审查员增加了很多工作负荷，据悉，在最近的美国专利法修改中，可能会修改现有的相关法条，规定申请人只享有一次提出继续申请的权利，除非申请人有理由表明有关修改无法在较早的时候提交，因而不得不提出额外的继续申请。

2007年8月21日，USPTO出台了改变题述继续申请程序的相关规定，参见《美国专利申请的新规则》。